La domanda che un retail designer si pone spesso è se il concept e il progetto d’immagine per i negozi di un brand possa essere tutelato dalle copiature oltre il diritto d’autore.

Alcune riflessioni del 17/7/2014 “Il layout dei negozi Apple e la tutela come marchio: una recente decisione della CGUE” scritto dall’Avv. Elena Martini in collaborazione con Silvia Laitila.  L’articolo integrale al link.

In origine, Apple aveva ottenuto dall’United States Patent and Trademark Office la registrazione di un marchio tridimensionale consistente nella rappresentazione, mediante un disegno a colori, dei suoi negozi al dettaglio monomarca.

L’immagine-disegno riportata è quella visibile nel sito ufficiale della CGUE ovvero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Le altre immagini  dei negozi Apple sono tratte dal web per vedere la corrispondenza con l’immagine depositata

La registrazione in Europa era stata chiesta per i servizi della classe 35 dell’Accordo di Nizza, in particolare “servizi di vendita al dettaglio relativi a computer, software, periferiche, telefoni portatili, elettronica di consumo e accessori, nonché dimostrazioni di prodotti correlati”.

Apple aveva tentato di estendere il marchio statunitense a livello internazionale in base all’Accordo di Madrid.

La richiesta di pronuncia pregiudiziale alla CGUE, formulata nell’ambito del procedimento tra Apple Inc. (“Apple”) ed il Deutches Patent- und Markenamt (ossia l’ufficio tedesco per i marchi e brevetti, “DPMA”), riguardava l’interpretazione degli articoli 2 e 3 della Direttiva sui marchi n. 2008/95/CE. L’estensione, infatti, era stata rifiutata dal DPMA sulla base del fatto che il marchio corrispondeva semplicemente alla rappresentazione di aspetti essenziali dell’attività di Apple, ragion per cui i consumatori non l’avrebbero visto come un’indicazione dell’origine commerciale dei servizi. In aggiunta, secondo il DPMA, il negozio non era sufficientemente distinguibile dai negozi di altri fornitori di prodotti elettronici.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (“CGUE”) ha recentemente stabilito che anche una rappresentazione del layout di un negozio può, a determinate condizioni, essere registrata come marchio (sentenza del 10 luglio 2014, caso C-421/13).

Nella decisione, la CGUE nota innanzitutto che, per poter costituire un marchio ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, l’oggetto della domanda di registrazione deve soddisfare tre requisiti: (1) essere un segno; (2) poter essere riprodotto graficamente; e (3) essere in grado di distinguere i beni o i servizi di un’impresa da quelli delle altre imprese.
La CGUE afferma quindi che “emerge senza ambiguità” che i disegni possono essere riprodotti graficamente, e che pertanto rispondono ai requisiti (1) e (2) summenzionati. In conseguenza di ciò, essa afferma che, nonostante l’assenza di alcuna indicazione sulle misure o sulle proporzioni del negozio rappresentato, “una rappresentazione, come quella di cui al procedimento principale, che raffigura l’allestimento di uno spazio di vendita mediante un insieme continuo di linee, di contorni e di forme può costituire un marchio a condizione che sia atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.
In aggiunta, la Corte osserva che “la rappresentazione mediante disegno dell’allestimento di uno spazio di vendita può inoltre essere atta a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e può, quindi, soddisfare la terza condizione” menzionata sopra. Infatti, “non si può escludere che l’allestimento di uno spazio di vendita raffigurato da un segno siffatto consenta di identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la registrazione come provenienti da una determinata impresa”.
Chiarito quanto sopra, la Corte precisa che “la generica idoneità di un segno a costituire un marchio, conformemente all’articolo 2 della direttiva 2008/95, non implica tuttavia che tale segno possieda necessariamente carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, rispetto ai prodotti o ai servizi per i quali la domanda di registrazione è presentata”. Infatti, sulla base dell’art. 3 della Direttiva, i marchi privi di carattere distintivo “sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli”.
Andrà quindi valutato il carattere distintivo del segno, il quale “dev’essere valutato in concreto, in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi contrassegnati e, dall’altro, della percezione da parte del pubblico interessato, costituito dal consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto”. Peraltro, i criteri per la valutazione di un disegno che rappresenta l’organizzazione di un negozio al dettaglio non dovrebbero differire da quelli utilizzati per la valutazione di qualsiasi altro tipo di segno.
Spetterà ora, quindi, al Bundespatengericht, dinanzi al qual proseguirà il processo principale, applicare i principi stabiliti dalla CGUE e stabilire se il particolare layout dei negozi di Apple soddisfi i criteri stabiliti dalla Direttiva per la sua registrazione come marchio.